转发：企业专利布局常见错误与核心原则

Harvey Yan   2020-01-19T15:08:22+08:00

对科技型企业来说，专利是它们的核心技术、竞争力及重要资产。也因为此，其专利权属的独立性、完整性、是否存在瑕疵或潜在纠纷、是否存在重大不利变化风险等是IPO核查工作中的重点关注问题之一，亦是审核部门审核中重点关注问题之一。

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现行规定

目前证监会对专利审查涉及到的条文主要如下：

从上述规定及近年来证监会的问询可以看出，证监会针对企业专利的主要关注点在专利取得和应用、受让情况、许可情况、是否合作开发、技术是否独立、权利是否受限（侵权或诉讼）、权利是否有负担、是否存在专利保护制度8个方面。

近年来，有较多企业在IPO过程中因专利问题被证监会问询，也有部分企业因专利问题构成上市实质性障碍而被否决。例如吉林省西点药业科技发展股份有限公司在IPO过程中因为主营产品没有进行正规的专利许可程序导致上市直接被否，苏州恒久光电科技股份有限公司已经获得证监会的发行批文，却因为5项专利未及时缴纳年费导致专利失效而被撤销发行许可。

虽然专利问题在大多数情况下可以通过各种手段来弥补，从而不构成上市的实质性障碍，但终究会给企业上市带来风险。若企业能在前期做好专利布局工作，在IPO过程中将极大的避免出现专利问题的风险。

因此，本文试图通过对企业专利布局实务的简单介绍，帮助企业建立正确的专利布局意识，确定专利布局策略，从而让专利问题不再成为企业上市路上的“拦路虎”。

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企业专利布局常见错误

笔者在为多家客户提供服务后发现，随着国家知识产权战略的推进，大多数企业都意识到专利的重要性，也都在非常初期的阶段就进行了专利申请。

然而，遗憾的是，很多企业虽然意识到专利的重要性，却不清楚具体应该如何进行专利布局，或者因为采取了错误的专利布局策略，导致事倍功半，空耗了非常多的财力与人力，却没有起到相应的效果。

具体来说，主要存在以下问题：

可见，错误的专利布局策略不但不能为企业上市添砖加瓦，反而可能成为企业的负担。而一个适合企业的专利布局策略，既能为企业节约资金，又能使企业在上市之路上“有故事可讲”。

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专利布局核心原则

在此，笔者结合工作实践，就拟IPO企业在宏观层面上如何进行专利布局进行梳理。同时，需知没有最好的专利布局，只有最合适的专利布局。因此，具体企业还需具体分析，切勿盲目套用。

（一）建立专利分级制度

企业较容易出现的误区之一就在于对所有专利一视同仁，资源配置上平均分配，管理上采取相同措施。这样做会导致专利保护没有重点，不能将有限的资源集中到最重要的技术上。

建议企业结合自身产品及技术优势，将专利分为三个等级，即核心专利、中间专利和外围专利。

其中核心专利是指与企业核心技术密切相关、专利保护范围较大、专利稳定性较高的专利。通常这类专利非常稀少，占专利总数的比例小于10%。

中间专利主要包括三类：一是指并非企业核心技术，但是与企业产品密切相关的专利；二是指并非企业核心技术，但专利自身保护范围较大、稳定性较强的专利；三是虽为企业核心技术，但自身保护范围较小或稳定性较差的专利。中间专利数量较多，约占专利总数的30%。

外围专利是指并非企业核心技术，仅仅是企业核心技术的延伸，同时专利的保护范围较小、专利稳定性较差，非常容易被认定无效或被规避。这类专利的数量最多，通常能占到专利总数的60%。

举例来说，若某企业A的核心技术在于心脏诊断算法，关于该心脏诊断算法的专利就是公司的核心专利，而根据该算法获得的软件或具体的诊疗器产品则属于中间专利，而诊疗器产品的配套产品（例如专用于生产该诊疗器的机器设备、该诊疗器的包装盒等）则属于外围专利。

很多企业在划分专利等级时经常犯的错误在于仅仅考虑了技术，而并未考虑到专利的稳定性和保护范围。例如，企业通常认为自己的核心技术申请的专利就一定是核心专利。然而实际上，该核心技术可能已经被现有技术公开，根据该技术撰写的专利申请的稳定性很差或保护范围很小，在实际使用场景中无法起到保护技术的作用，并不能作为核心专利来对待。在前例中，如果该心脏诊断算法的专利自身稳定性较差或保护范围较小，则该专利只能属于中间专利，而非核心专利。

企业在专利布局时，应当将70%的资源分配给核心专利，将20%的资源分配给中间专利，将10%的资源分配给外围专利。例如：

1. 针对核心专利，应该聘请资深的专利撰写人员，同时申请发明专利和实用新型专利，视情况考虑是否申请外观专利。同时，可以考虑是否需要通过其他方式例如著作权进行多方位的保护。企业需避免核心专利出现权属问题。若核心专利掌握在其他公司手里，企业属于被授权许可使用，则需要确保被许可期限、许可权限的延续等。
2. 针对中间专利，则可以聘请普通专利撰写人员，申请发明专利或实用新型专利。
3. 对于外围专利，则考虑通过外观专利或实用新型专利进行保护，或者直接放弃已经获得授权的专利，通过公开技术的方式阻止该技术被竞争对手申请、对我方不利。

（二）对不同等级的专利采取不同的保护措施

根据上述分类，企业可以将已经被授权的专利划分为建议放弃、可以放弃、可以保留、建议保留和必须保留5个层级，并根据企业财务情况选择是否维持。其中：

1. 建议放弃是指外围专利中专利稳定性极差或保护范围很小，非常容易被无效或没有实际保护价值，没有继续保留下去的必要。
2. 可以放弃是指外围专利或中间专利中专利稳定性较差或保护范围不大，有较大可能被无效或非容容易被规避，继续保留下去意义不大，但是出于宣传或其他目的可以保留，但是用来维权的可能性较小。
3. 可以保留是指中间专利中专利稳定性尚可或保护范围一般，有较小可能被无效或可以被规避，可以继续保留下去，但如果企业资金紧张也可以被放弃。通常这类专利和可以放弃类专利占据专利数量中的绝大部分。
4. 建议保留是指专利稳定性较好，保护范围尚可，有较小可能性被无效或被规避，通常作为一系列专利申请中核心专利的存在，建议企业保留该专利。
5. 必须保留是指核心专利中专利稳定性非常好，保护范围尽可能大，几乎没有可能被无效，几乎没有办法被规避，通常作为行业标准必要专利存在，是企业的核心竞争力资产。

（三）根据公司所处行业、结合自身经营情况制定专利布局策略

通常来说，专利布局策略有积极策略、消极策略和中庸策略三种。

1. 所谓积极策略是指尽量多的多申请专利，日常主动的搜寻侵权或疑似侵权对象，然后进行维权并利用知识产权对竞争对手进行打击（虽然可能无法对竞争对手造成实际伤害，但能有效的分散对手注意力并降低对手商誉）。
2. 所谓消极策略是指仅申请或保留能够最低限度保护自己权利的专利，消极策略下一般仅对核心技术进行专利保护，而对一些配件、生产设施等均不进行保护。也不使用专利攻击竞争对手，申请专利仅仅是为了防御对手攻击。
3. 中庸策略则指介于积极策略和消极策略之间的知识产权策略，对核心技术进行重点保护，对外围技术进行简单的保护。

（1）企业所处行业对企业的专利布局策略具有重要影响
通常来说，可以将行业分为专利密集型和非专利密集型行业。国家“十三五”规划认定专利密集型产业的范围包括信息通信技术制造业，信息通信技术服务业，新装备制造业，新材料制造业，医药医疗产业，环保产业，研发、设计和技术服务业等七大类。典型的专利密集型产业例如手机通讯行业，每年会发生大量的专利诉讼，专利在行业起到非常重要的作用。因此，建议专利密集型产业内的企业采取较为积极的专利策略。而典型的非专利密集型产业例如时尚服装制造行业，行业整体专利数量很少，服装更新较快，单件服装销量较低，专利在行业起到的作用非常有限。因此，该行业内的企业可以采取较为消极的专利策略。

（2）企业在不同时期应结合公司战略选择不同的专利布局策略
例如，企业创立初期通常资金紧张且产品不够成熟，此时比较适合采取消极的专利布局策略。而企业在拟IPO阶段通常应避免过多涉诉，此时可以较为中庸的策略，即在专利监控上密切关注竞争对手，并积极的进行专利布局，但在提起专利侵权方面则慎重行事。待企业成功上市后，可以根据企业自身商业战略决定是否选择积极的专利布局策略。

因此，企业应结合自身行业制定自己的专利布局策略，并根据企业自身经营情况随时进行调整。

（四）定期进行专利检索，对可能发生侵权的产品进行规避设计

企业应定期进行专利检索，监控自身产品是否存在侵犯他人专利的可能性。同时在申请专利之前进行针对性检索，一旦发现相关技术已经被其他专利公开，及时进行规避设计，避免产品落入他人专利的保护范围，引起侵权风险。

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总结

随着以专利为代表的知识产权在企业资产中占比越来越高，可以预见的，专利问题越来越受到证监会的重视。考虑到专利从申请到授权需要至少半年时间，具有一定的滞后性，因此拟IPO企业有必要尽早对自己的专利进行梳理，确立适合自己的专利布局策略，避免因为专利问题与资本市场擦肩而过。

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谢肖雄律师简介 谢肖雄律师同时拥有律师执业证和专利代理人执业证，从业以来代理了各类知识产权诉讼、非诉业务超过五百件。谢肖雄律师曾为上汽通用汽车集团、深圳航盛电子集团、哈尔滨工业大学深圳研究生院、中科院深圳航天研究所、日清食品等单位提供过知识产权非诉服务，为魅族手机、广田集团、景田集团、维珍妮内衣、闻泰股份提供过专利无效及诉讼服务。